“경고장이 도착했다” 내 디자인이 왜 저기에?

YTN라디오(FM 94.5) [YTN 뉴스FM 슬기로운 라디오생활]

□ 방송일시 : 2021년 10월 13일 (수요일)
□ 진행 : 최형진 아나운서
□ 출연 : 박성우 특허청 심사관

* 아래 텍스트는 실제 방송 내용과 차이가 있을 수 있으니 보다 정확한 내용은 방송으로 확인하시기 바랍니다.

◇ 최형진 아나운서(이하 최형진): 개인 디자인 물품을 대기업에서 카피해 판매하면서 논란이 되는 상황들 종종 접하게 되는데요. 지식재산권이 중요해지면서 이렇게 분쟁도 끊임없이 발생하고 있습니다. 누군가 내가 가진 특허, 상표, 디자인권을 침해했다면 어떻게 해결해야 할까요? 오늘도 매주 우리의 지식재산권을 지켜주는 박성우 심사관과 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요?

◆ 박성우 심사관(이하 박성우) : 네, 안녕하십니까.

◇ 최형진: 최근에는 개인의 특허나 디자인권까지 지식재산권의 중요성이 알려지면서 특허침해에 대한 문제도 종종 들려오는 것 같아요, 우리나라에서 해마다 지적재산권 분쟁이 어느 정도 일어나고 있습니까?

◆ 박성우: 아주 좋은 질문인데요. 정확한 건수 집계가 불가능합니다. 왜냐하면 특허심판원, 법원, 검찰, 경찰을 통하는 경우도 있지만 이해관계자 쌍방 간에 분쟁을 하다가 합의를 하는 경우도 많기 때문에 그런 것 같습니다.  

◇ 최형진: 본격적인 내용 살펴보겠습니다. 특허침해를 당했을 때 제일 먼저 뭘 해야 합니까? 

◆ 박성우: 우선 특허침해를 당하면 경고장, 내용증명을 보내야 됩니다. 그리고 경고장을 보내려면. 내 특허가 침해됐다는 증거를 확보하는 것이 가장 중요합니다. 왜냐하면 증거도 없이 고소하면 오히려 허위사실 유포나 업무방해죄로 고소당할 수가 있어요. 그러니까 경고장을 보내거나 고소를 하기 전에 증거를 수집하는 게 가장 중요합니다.

◇ 최형진: 우선 경고장을 보내기 위한 증거확보가 중요하다는 거네요, 그런데 경고장을 보내면 어떻게 되는 겁니까?

◆ 박성우: 경고장을 받으면 침해자들 대부분 침해 행위를 중지합니다. 그리고 침해 사실을 인정하고 합의를 하는 경우도 많고요. 경고장을 받고도 침해행위를 중단하지 않으면 특허심판원에 권리범위 확인 심판을 청구하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 경고장을 받고도 침해가 아니라고 판단할 수 있기 때문입니다.

◇ 최형진: 권리범위확인 심판이라는 건 뭐죠? 법원이 아닌 특허심판원에 청구하는 거네요?

◆ 박성우: 권리범위확인심판은 내가 가진 권리를 상대방인 침해하는 행위인지 아닌지 판단을 특허심판원에 맡기는 겁니다. 소송을 걸기 전에 좀 더 명확하게 침해당하고 있다는 사실을 확인받는 겁니다.

◇ 최형진: 이렇게 했는데도 계속 침해 행위를 한다면, 권리범위 확인심판 다음 단계는 소송인가요?

◆ 박성우: 네. 그렇죠. 침해중단이 목적이면은 침해금지가처분 청구, 손해보전이 목적이면 손해배상청구, 처벌이 목적이면 고소나 신고를 해야 합니다.

◇ 최형진: 절차가 상당히 복잡합니다. 그런데, 경고장을 보내기 전에 증거를 확보해야한다고 하셨는데, 증거는 어떻게 확보하는 겁니까? 

◆ 박성우: 상황에 따라서 여러 가지 증거수집 방법이 있고 증거 종류도 다양한데요. 증거수집이 쉽지는 않습니다. 상표는 내가 가진 상표와 유사한 상표를 사용하면서 영업을 하고 있다면 그게 증거가 되겠지요. 사진을 찍는다든가. 실제 동일 유사한 상표로 판매를 한다든가 하는 모든 것들이 증거가 될 수 있습니다. 

◇ 최형진: 상표는 눈에 보이는 증거를 수집하면 되는데, 특허는 증거를 어떻게 수집할 수 있죠?

◆ 박성우: 특허는 조금 어려운데요, 발명에는 특허법 제2조, 제3호, 크게 물건발명과 방법발명 두 가지가 있습니다. 그러니까 침해자의 행위가 어디에 해당하는지 먼저 파악을 해야 하고요. 예를 들어 특허발명이 볼펜이고 침해자가 해당 볼펜을 판매하고 있다면 특허권자는 침해자가 판매하는 제품을 직접 확보하고, 해당 볼펜이 어디서, 어떻게, 얼마에 판매되는지 확인해야 할 것입니다. 최대한 많은 정보를 확보하는 것이 중요하겠지요.

◇ 최형진: 침해자도 이런 과정을 알고 있을 텐데 그럼 증거를 미리 없애버릴 수도 있잖아요, 그럴 땐 어떻게 합니까? 

◆ 박성우: 그래서 침해를 인지하면 바로 증거부터 수집해야 한다는 겁니다. 요즘은 디지털 증거를 물리적으로 수집하는데요, 이것은 특허권침해 소송을 제기하고, 사법기관의 도움을 얻어 증거수집을 해야 합니다. 예를 들어 침해자가 특허권 침해물건을 판매한 수량, 침해자의 실시행위로 인해 침해자가 얻은 이익액 등의 자료 제출을 법원에 신청하여 이를 확보할 수 있습니다. 특허법 제132조에 따라 법원은 특허침해소송에서 당사자의 신청에 의해 상대방에게 침해증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있습니다.

◇ 최형진: 침해한 사람이 매출액을 줄이거나 조작해서 별로 이익을 보지 못했다고 
할 수도 있잖아요? 얼마나 팔렸는지 파악이 어려울 때도 있고, 이럴 땐 어떻게 합니까?

◆ 박성우: 말씀하신 문제가 발생할 수 있습니다. 현재 침해에 따른 손해배상 액수는 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하는 방식에 의해 산정될 수 있는데요. 특허법 제128조 제7항에 의거합니다. 다만, 이 경우 실제 발생한 손해보다 배상액이 낮게 책정될 수밖에 없습니다. 그리고 증거보전신청을 통해서도 특허침해 증거를 확보할 수 있습니다.

◇ 최형진: 증거보전신청이요? 

◆ 박성우: 증거보전신청은 특허소송을 제기하기 전에 침해자로부터 증거를 수집할 수 있는 절차입니다. 증거보전신청에서 증거보전의 대상이 되는 것은 본안소송에서 사용할 수 있는 모든 것입니다. 증인신문, 감정, 서증조사, 문서제출명령 등이 모두 포함됩니다. 특허소송의 경우에는 제품에 대한 검증, 설계도, 도면도, 조립도 등 일체에 대한 서증조사가 가능합니다. 물론 전자파일, 종이문서 등이 모두 포함됩니다.

◇ 최형진: 증거보전신청은 신청만 하면 무조건 받아들여지는 건가요?

◆ 박성우: 법원에서 증거보전신청을 받아들이게 하려면 증거보전을 해야 할 사정이 있어야 합니다. 민사소송법 제375조에는 ‘미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란한 사정이 있다고 인정한 때’라고 규정하고 있습니다. 이를테면 ‘증거를 은닉하거나 훼손할 수 있다’는 증거를 제시하라는 것인데, 증거가 은닉 또는 훼손될 수 있다는 증거를 제시하는 것이 쉬운 일은 아닙니다. 또한 증거보전신청이 받아들여지더라도, 조사의 시기, 방법 등을 조율해야 하므로, 그 과정에서 침해자가 악의적으로 증거를 인멸하는 행위가 발생할 수 있습니다. 이런 절차는 특허법 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다. 대응을 잘못하면 침해자에게 방어할 수 있는 기회를 줄 수 있습니다. 한편 특허청도 이러한 문제를 해결하기 위하여 증거수집제도를 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

◇ 최형진: 특허는 이렇게 까다로운 과정을 거치는데, 상표권 침해는 그냥 증거 확보해서 경고장 보내는 걸로 끝인가요? 침해자가 얼마나 판매했는지 몰라도 되는 겁니까? 뭘 기준으로 손해배상을 청구하는 건가요?

◆ 박성우: 상표도 마찬가지입니다. 손해배상소송의 경우에는 침해자가 상표권자와 같은 종류의 영업활동을 하고 있다는 것을 증명하면 손해가 있었다고 추정하게 됩니다. 손해액수 산정은 주로 회계자료를 근거로 합니다. 그런데 원고가 제출한 자료로는 상표권 침해로 얻은 이익을 법원이 특정할 수 없는 경우가 자주 있습니다. 이런 경우에는 “변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라는 상표법 제110조 제6항에 근거해서 손해 액수를 산정합니다.

◇ 최형진: 다 방법이 있군요. 그런데 앞서 침해를 당했다고 경고장을 보냈는데 오히려 역공을 당할 수 있다고 하셨잖아요. 이런 일이 없도록 미리 확인 할 수 있는 사항이 있나요?

◆ 박성우: 법적으로 따지고 들면 상대방의 행위가 침해가 아닌 경우가 종종 있습니다. 침해자의 영업행위가 내가 등록받은 상표의 분류와 같은지, 내가 상표권이 살아있는지 먼저 확인을 해봐야 하겠지요. 경고장을 보내거나 소송부터 진행하지 말고 전문가의 도움을 받아서 객관적으로 따져 보는 게 중요합니다. 상표권 침해가 성립하기 위해서는 침해자가 ①타인의 상표권에 대하여 ②정당한 권원 없이 ③타인 상표권의 보호범위 안에서 ④상표적으로 사용하는 경우로써 ⑤상표권의 효력제한이 없어야 합니다.

◇ 최형진: 전문가의 도움이 좀 필요하군요. 이렇게 특허와 상표는 좀 정리가 되는데 요즘 소규모 제작하시는 분들도 많아지고, 디자인 침해 관련된 이슈가 종종 발생합니다. 디자인 침해는 어떻게 대처하는 게 좋을까요?

◆ 박성우: 디자인권을 침해당한 경우에도 마찬가지로 침해자가 내가 디자인등록 받은 제품과 동일 유사한 제품을 판매하고 있다는 증거를 수집하는 게 중요합니다. 홈페이지나. SNS 상에서 판매되는 침해자의 물품을 최대한 증거로 확보해야지요.

◇ 최형진: 경고장에는 어떤 내용이 주로 들어갑니까? 

◆ 박성우: 제가 경고장을 하나 들고 왔는데요, 내용증명우편 이렇게 되어있고, 수신인, 발신인 회사명, 대표자, 주소가 나와 있습니다. 제목은 <디자인등록 제30-*****호>에 기초한 디자인권 침해 중지 요청이라고 되어 있네요. 내용은 “귀사가 온라인 쇼핑몰에서 당사의 디자인등록 제품과 동일한 제품을 판매하고 있어서 이에 대한 증거를 확보하여 보유 중이다. 디자인침해 중지를 요청한다.” 이렇게 되어있네요. 

◇ 최형진: 이래서 증거확보가 중요하다는 거군요. 지금까지 말씀을 종합하면 침해 당했을 땐 먼저 증거부터 확보하고, 서면으로 경고장, 내용증명을 보내야 한다는 건데요. 경고장 보내기 전에 주의 해야 할 점은 뭐죠?

◆ 박성우: 서두에 말씀드린 것처럼 침해가 확실하지 않은 상황에서 경고장을 보내면 업무방해죄와 손해배상의 문제가 발생할 수 있습니다. 충분한 증거를 수집하는 게 우선입니다.

◇ 최형진: 상세히 설명해주셨는데, 한 번 들어선 이해하기 어려운 복잡한 내용이긴 합니다. 방송 끝나고 궁금한 사항이 있는 분들이 도움 받을 수 있는 방법도 있을까요? 

◆ 박성우: 포털에서 “지식재산 탐구생활”이라는 사이트를 검색해 들어가시면 상표, 디자인, 특허별로 구분해서 침해를 당했을 때 어떻게 해야 하는지 경고장을 작성하는 방법까지 자세하게 안내를 해두고 있습니다. 그리고 사회적 약자나 영세기업은 공익변리사 특허상담센터를 이용할 수 있는데, 공익변리사 홈페이지에 들어가 보시거나 ☎02-6006-****번으로 전화를 하시면 됩니다.

◇ 최형진: “지식재산 탐구생활”이나 “공익변리사 특허상담센터”를 활용하시라는 말씀이네요. 저도 기억하고 있겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.

◆ 박성우: 고맙습니다.